案件要点：

审理在先使用标识被诉侵害注册商标专用权的案件，法院不仅会对在先使用标识与注册商标是否构成近似、商品的近似与关联性进行认定，还会对涉案在先使用标识的在先使用事实及知名度，以及注册商标本身的显著性和知名度等多方面情况进行查明并做出相应认定，并充分考虑在先使用商标的合理性与正当性等与案件有关的情况，最终对在先使用标识是否构成对注册商标专用权的侵害作出认定。

具体案情：

2001年6月，A公司开始在生产、销售的发电机产品上实际使用被控侵权标识“JINLING”。“JINLING”系A公司名称中“金陵”字号的汉语拼音表现形式。2002年至2007年，A公司在国内市场销售“JINLING”发电机组2000余台，同时“JINLING” 发电机组出口阿联酋、尼日利亚等国超过万余台。2010年6月，中国内燃机工业协会小汽油机分会出具证明，A公司的JINLING汽油发电机组质量精良，产销量在同行业中位居前列，在国内小汽油发电机组行业具有较高的知名度。

2008年9月，B公司受让取得“金灵JINLING”商标。该商标注册于2006年3月，核定使用范围包括电机（非陆地车辆用）、电流发电机、交流发电机等商品。B公司认为，“JINLING”是该公司注册商标的重要组成部分，是该商标的主要识别部分；A公司长期生产大量印有“JINLING”商标的发电机和发电机组产品并出口到与B公司相同的海外市场，侵犯了B公司注册商标专用权，造成了B公司巨大的经济损失，故起诉要求A公司立即停止商标侵权行为、消除影响、赔偿经济损失及合理费用。A公司抗辩称其在先使用“JINLING”标识，请求法院驳回B公司的诉讼请求。

    一审法院认为，A公司在发电机组产品上使用“JINLING”标识，经过持续经营，建立了一定的影响力。B公司在受让“金灵JINLING”商标后未积极投入使用，尚未取得相关的知名度，其“金灵JINLING”注册商标显著性不强，相关公众不会混淆商品的来源。因此，A公司在产品上使用的“JINLING”标识与B公司的注册商标不构成近似，A公司未侵害B公司的注册商标专用权。一审判决驳回B公司的全部诉讼请求。

    一审判决后，B公司不服，提起上诉。二审法院认为：B公司的“金灵JINLING”注册商标的显著性较弱且不具有知名度；A公司在先、长期使用未注册商标“JINLING”，其使用行为具有合理性和正当性，并积累了一定的消费群体及商誉，该商标已产生了商品的识别功能，不会导致相关公众对A公司和B公司商品来源的混淆或误认。因此，“JINLING”标识不会引起相关公众对商品来源产生混淆误认的可能。二审判决驳回B公司上诉，维持原判。

律师点评：

我国《商标法》第四条规定“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。本法有关商品商标的规定，适用于服务商标”。由此可见，我国商标的使用不以取得注册为前提和基础。但《商标法》第五十七条又规定“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的……”。如此，现实中，势必存在未注册商标与相同或者近似的已注册商标构成冲突的情况。而上述案例中的“JINLING”商标纠纷就是此种情形。

虽然法院最终判定“JINLING”商标不构成对“金灵JINLING”注册商标专用权的侵害，但对于未注册商标的使用人，“JINLING”商标侵权纠纷案仍然具有警示作用。首先，未注册商标没有取得商标专用权，他人有权使用相同或近似商标并对其进行商标注册。其次，未注册商标有较大的侵权风险，即便其在先使用也需达到一定知名度，才能符合新《商标法》第五十九条第三款（在先使用权抗辩）的规定。但一旦被诉侵权仍需经过法院诉讼程序经法院认定，才能确定是否有权在原有范围内继续使用。第三，如果未注册商标因侵权而被禁止使用或要求赔偿，使用人将遭受经济损失，并需要更换新商标。第四，即便未注册商标最终判定不侵权，但其在涉诉过程中，使用人将付出大量时间和金钱成本以应对注册商标权利人提起的侵权之诉，影响使用人企业运营和发展。最后，未注册商标的权利待定，维权难。

结合“JINLING”商标侵权纠纷案的判决结果和上述分析，笔者认为，企业在品牌推出之前，应对同行业的品牌情况做一定的调查，以避免可能存在的市场风险，同时积极检索相同近似商标的申请/注册情况，并尽早提出使用商标的注册申请。遇到商标注册障碍时，亦可以通过购买、转让、许可或撤销等途径取得商标专用权。对于未注册商标的使用人，应在使用过程中尽量保留品牌发展或商标使用的相关证据，以应对可能存在的侵权风险，将风险损失降到最低。当然，对于商标使用人而言，规避和解决商标侵权风险的最好办法就是由“被动”变“主动”——使用商标之前或同时，先进行商标注册。

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