4对于专利产品平行进口理论适用的比较法考察

4.1有关专利权的国际公约

4.1.1《巴黎公约》的有关规定

我国于1995年参加了《保护工业产权巴黎公约》，以下简称《巴黎公约》。《巴黎公约》对于专利进口权并无明文规定，巴黎公约在条文中也没有提到专利平行进口，但人们还是援引其中的有关规定对专利平行进口作出解释。公约第四条之二规定: [1]

(l)属于本联盟国家的国民在盟内各国申请专利所获得的权利，与在任何其他国家(不论是否为本联盟的成员)就同一发明所取得的专利权是相互独立的。

(2)前述规定，包括在优先权期间申请的各项专利，就其无效和丧失专利的理由以及其正常的期间而言，是相互独立的。

······

(5)在本联盟各国，因享有优先权利益而获得专利的期间，与没有优先权的利益而申请或授予的专利的期间相同。[2]

此条款包含如下意思：其一，一项专利在一个成员国得到批准，并不意味着其他成员国也应批准该专利申请；其二，一项专利申请被其中的某个成员国驳回，也并不影响其他成员国对该项专利申请的批准；其三，一项专利在一个成员国被撤销或宣布无效，其他成员国就已经批准同一专利的有效性并不受其影响。

尽管《巴黎公约》对于知识产权的保护进行了规定，其也成为成员国遵守的准则，但是成员国在立法上仍然保有大量的自主性，基于这种自主性，专利权的国民待遇原则也随之产生[3]。所以对于专利权的范围和期限等，各国在法律上仍有较大的自主决定权。但《巴黎公约》第四条之二规定的专利独立原则并不妨碍采用专利权国际耗尽原则。

4.1.2 《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS协议）的相关立法

在世贸组织协议建立的制度化的架构中，《与贸易有关的知识产权协议》第28条(1)规定：专利权应当授予其所有人如下专有权：(a)如果是产品专利，禁止第三方未经权利人许可而进行下列行为：制造、使用、许诺销售、销售或者为这些目的而进口该产品；(b)如果是方法专利，则禁止第三方未经权利人许可而使用该方法和下列行为:使用、许诺销售、销售或者为这些目的而进口至少是依照该方法直接获得的产品。[4]

    然而《与贸易有关的知识产权协议》在总条款与基本原则第6条中写到：在符合上述国民待遇和最惠国待遇的前提下，依本协议进行争端解决不得借本协议的任何条款，去涉及知识产权权利穷竭问题。

《与贸易有关的知识产权协议》的主要目标在于：第一，打破国际自由贸易的壁垒；第二，提高知识产权国际保护的效力；第三，避免执行知识产权的程序与措施本身落入合法贸易障碍的陷阱；第四，确立知识产权国际保护制度的重要性，基础制度如知识产权的原则与标准，程序制度如有效执行的措施、以多边架构处理仿冒品、争端解决程序、发展中国家的过渡性安排等[5]。

TRIPS协议作出这样看似矛盾的规定，其背后有着深刻的原因。一国是否允许专利平行进口，不仅仅关系到平行进口商和专利权人的个体利益，还关系到出口国与进口国的国家利益、发展中国家和发达国家两大阵营的利益。在专利产品平行进口的问题上，各国分歧相当之大，有的赞成，有的反对，而且赞成和反对的理由各有千秋。[6]                                        

知识产权的国际保护与国际自由贸易两者间的问题如何平衡，主要取决于各国是否采用权利用的国际耗尽原则。在《与贸易有关的知识产权协议》中各国对耗尽原则难以达成一致意见，发达国家大多主张采用国内耗尽原则，发展中国家则建议采用国际耗尽原则，但这两项建议在1994年都未被《与贸易有关的知识产权协议》接受[7]。最后其规定，依该协议解决争端的目的，并受该协议第3条与第4条限制的前提下，该协议不得被作为处理知识产权权利耗尽问题的根据，而将权利耗尽原则的问题归由各国依其自身产业状况与经济发展去规范它。

4.2欧盟的自由贸易原则与专利权耗尽原则

4.2.1罗马条约中的自由贸易原则

罗马条约（Treaties of Rome）是由1957年的欧洲经济共同体条约（Treaty Establishing the European Economic Community）与欧洲原子能共同体条约组成。罗马条约之目标在于促进欧共体内部经济协调发展，加强会员国间经济的合作与交流。[8]而在知识产权这一块还是空白，罗马条约未作任何规定。因此如何平衡货物自由流通原则与知识产权保护，已成为目前急待解决的问题。

罗马条约第28条与第29条规定，在欧洲联盟内，禁止会员国之间限制货物进出口数量以及与限制数量有相同效果的其它措施[9]。该规定为会员国对禁止限制商品的自由流通进行法律规定提供了合法基础，其目的在于防止贸易壁垒的产生[10]。

罗马条约的这些规定为欧共体关于知识产权的保护与货物自由流通原则上提供了实体法基础。在具体的实践中，法院应二者兼顾，既不能因过于强调国际贸易自由而使知专利权人的合法权益和一国的公共利益受到损害，也不能因为过分保护了专利权人的利益，而使欧盟市场被分割成各个封闭的市场，形成贸易壁垒。

为了在欧洲市场内部形成货物自由流通，应注意不要因为知识产权的地域性原则而增加内部各国之间的贸易障碍。欧洲法院在1971年涉及著作权行使的Deutsche Grammophon一案中，在属地主义的基础上建立了“境内耗尽理论”。欧洲法院认为罗马条约第36条关于货物自由流动的例外规定不能成为著作权人以著作权保护的手段来分割欧洲市场的理由。

首次将“境内耗尽原则”适用在专利权方面，是在1974年欧洲法院的Centrafarm v.Sterling Drug[11]一案中。该判决认为，专利权人自已或经其同意将专利产品第一次在欧盟任何一会员国中售出以后，他已获得了报酬，专利权人在该专利产品上的权利已耗尽。此后专利权人不得再以专利权为理由阻止他人的专利产品平行进口行为，货物可以在欧盟会员国之间自由流通。

4.2.2欧洲共同体专利条约

欧洲共同体专利公约第28条规定了专利权的境内耗尽原则，专利产品经过专利权人或其同意在任一会成员国市场首次投放后，专利权人不得再扩张行使欧共体专利法所赋予的专有权，除非在共同体法下该专有权扩大行使的行为被认为是正当的[12]。

欧洲共同体专利条约中，对于专利产品平行进口问题进行了明文规定——适用境内耗尽原则。所谓在首次销售后专利权人不得再扩张行使权利，是指当专利权人自已或是经其同意，将专利产品投放于欧共体任一成员国市场后，专利权人不能再以专利法所赋予的专有权来阻止第三人对该专利产品的销售。由于诸多原因，欧洲共同体专利公约到现在还没有生效，但是它对专利产品平行进口的态度，为欧盟未来的立法提供了一个很好的参考[13]。而后欧洲法院关于专利产品的平行进口方面的问题，在实践中也确实采用了境内耗尽原则。

4.2.3欧盟会员国的国内法

欧盟成立的目标之一，是想通过加强成员国之间的谈判与协调，打破成员国之间一切不利于商品自由流通的经济障碍，在欧共体各成员国之间形成一个统一的大市场。若要形成这样一个市场，就得要求在成员国之间在法律上，对于取消货物进出口数量限制、降低关税以及一切可以达到相同效果的措施达成一致。如果在成员国之间，过度地强调各自的独立性，则很容易便会妨碍到商品的自由流通，形成统一市场发展的障碍。因此，欧盟对平行进口进行了区分，分为欧盟内部的平行进口和来自欧盟之外的平行进口，对不同来源的平行进口适用不同的规则。

第一，专利产品的首次销售是将专利产品在欧盟成员国以外的其他国家的市场，然后进口商将这些专利产品再输入欧盟内专利权人已取得该项专利权的国家，根据欧盟立法以及欧盟大多数成员国国内法的规定，此类专利产品平行进口一般属于被禁止的那一类型。因为欧盟认为，专利产品的首次销售如果是发生在欧盟以外的国家，这并不会导致此项专利权在欧盟内部的穷竭，只要专利权人在欧盟的国家中取得专利权利，该国专利权人就有权禁止欧盟以外国家向欧盟内的国家输入产品。

第二，专利产品的首次销售发生在欧盟成员国国家时，平行进口商将该专利产品进口到另一个欧盟内专利权人已取得专利的国家，这种平行进口是被允许的。如果专利权人在对专利产品进行首次销售时，并没有对该产品的销售范围进行明文规定，那么可以视为购买人对产品进行再销售或做其它处置，是获得了专利权人的同意的。欧洲法院对此所持的意见是：专利法对于专利权人的保护，最主要是专利权人对专利产品的首次销售享有独占权，权利人在首次销售中通过行使独占权，他所付出的创造性劳动因此而有机会获得相应的回报，但对于专利权人是否在任何情况下都一定能够获得这一回报，却是没有给予保证的。根据欧盟的规定，权利人在作出将产品投放市场的决定时，他就应接受产品将在共同体市场内自由流通这个后果。权利人在决定行使其独占权的方式时，应当考虑到这个基本原则。[14]

但在Pharmon诉Hoechst一案中[15]，欧洲法院认定，在强制许可的情形下，专利权人的权利并没有用尽。因为因强制许可而允许他人制造和销售该项专利产品，实际上是对专利权人把专利产品何时何地投入市场的自由选择权的剥夺。专利权人并没有同意第三方所为的行为，专利权人的权利就不应被认为用尽，专利权人还是享有禁止专利产品平行进口的权利。

在Merck诉Stephar[16]案中，Merck公司对于某药品及其制造方法的两个发明专利，在荷兰享有专利权。Merck公司将该种药品投放到意大利的市场。当时意大利的有关法律规定，涉及药品以及药品制造方法的发明不得授予专利权。Stephar公司在意大利的市场上购买了该药品后，运至荷兰进行销售，这样造成了Merck公司与Stephar公司在荷兰的药品市场形成竞争的局面。Merck公司认为，Stephar公司在荷兰市场销售该药品的行为，侵害了其在荷兰的专利权。Merck公司以此向法院提起诉讼。欧洲法院认为，专利法对于专利权人的保护，最主要是在对专利产品进行首次销售时，专利权人对此享有独占权。[17]由于该药品是由荷兰的专利权人投放到意大利市场的，其已在第一次将产品投放市场的行为中，获得了与其创造性发明劳动相适应的报酬的可能。但对于专利权人是否在任何情况下都一定能够获得这一回报，专利法对此是没有给予保证的，因而此时的专利平行进口应当得到允许。同时，专利权人既然选择了将专利产品在国外市场投放，那么不论是国外关于专利权利的保护比较缺乏和出口国存在价格控制，还是专利权人将产品投放国外市场是出于道德上的初衷，专利权人都不应再享有禁止专利产品平行进口的权利。

从上面的分析我们可以看出，专利产品平行进口的行为在欧盟内部一般是被允许的。欧盟绝大多数国家的立法与美国的立法有极为相似之处，如果专利权人自已将专利产品投放市场，并且对产品在售后应如何处置并没有明确的规定，产品的购买者即可认为商品在欧盟市场内的再销售已经获得了专利权人的同意。欧洲法院认为，通过保证专利权人使用其发明的独占权，即由专利权人自己或其许可的第三方制造并第一次将该产品投放市场，及给予专利权人对抗任何侵权行为的权利，发明人获得了与其发明所做的创造性努力相适应的报酬的可能。当专利权人自主或经其同意将专利产品合法地投放欧盟出口成员国市场时，专利权人如果再以侵权为由阻止专利产品的平行进口就是不合理的，它不符合欧盟建立自由统一贸易市场的原则。但是在以下两种情况下，专利权人还是依然享有专有权的：其一，在强制许可的情况下，因专利产品投放市场没有经过专利权人许可的，不能认为专利权人的权利耗尽，专利权人依然享有禁止专利产品平行进口的权利。其二，如果某项专利在欧盟内部存在在先使用权人，在先使用权人制造、销售的产品一般只能在其国内流通而不能在欧盟成员国自由流通，专利权人还是有权对在先权人制造、销售的产品的平行进口加以禁止。由此看来，欧盟对于专利产品平行进口原则上是采取地域性原则，这与欧盟成员国多为技术发达国家的现状是分不开的。

4.3日本专利产品平行进口的立法与司法实践

日本在不同时期对专利产品平行进口的态度不尽相同。在1965年以前，日本严格遵循专利权地域性原则，禁止专利产品平行进口。但1997年后，日本却有条件地允许专利产品平行进口。日本对专利平行进口问题的立场有两个典型的案例：

(1)1969年Brunswick Corp .v.Orion Kogyo，k.k.案，遵循专利权地域性原则，主张专利权国内用尽，禁止平行进口。

该案件是关于一种保龄球用自动立瓶装置的案件。在本案中，美国公司Brunswick在澳大利亚和日本获得了该种保龄球用自动立瓶装置的专利权。某澳大利的第三人获得了该公司的许可，制造并销售这种立瓶装置。被告人从澳大利亚购买了该项装置，将其进口到日本，用于自己经营的保龄球场。专利权人对此项进口行为提起侵权诉讼。虽然法院推定这些产品的澳大利亚专利权在产品的第一次合法销售中已经在澳大利亚用尽了，但在日本的该项专利权并没有耗尽。日本大阪地方法院认为：各国的专利权是相互独立的，即专利权是具有地域性的，专利权用尽的理论只是针对于授予专利权国家的国内范围。因此即使该产品在澳大利亚合法销售，日本专利权人依然享有禁止将澳大利亚市场上销售的该项专利产品进口到本国的权利，并据此判决被告侵犯了该美国公司在日本的专利权。该案的判决原则在此后的25年中一直被作为审理专利产品平行进口案件的司法准则。[18]

(2)1997年BBS诉JaPAnto Products案，有条件地允许专利产品平行进口。[19]

该案又称为铝制车轮案。在该案中，原告德国BBS公司分别在德国和日本拥有一项关于铝制车轮的专利权。一家日本公司在德国市场上购买了由BBS公司及其被许可人出售的这种专利车轮，然后将其进口到日本进行销售。BBS公司认为该日本公司侵犯了其在日本的专利权，于是向日本法院提起诉讼。经审理，一审法院认定侵权成立；而二审法院则撤销了一审判决，认定侵权不成立；日本最高法院最终维持了二审判决，裁定侵权不成立，做出了专利权国际耗尽和允许平行进口的终审判决。

日本最高法院认为：关于专利权的独立性和地域性原则，巴黎公约中规定的专利权独立性原则是指各国法律对于一项专利的形成、修改和废止的规定，在不同国家中相互独立；而专利权的地域性原则指的是一项专利权的授予、转让、有效性必须服从各国国内法律的规定，不受其他国家专利权的有效、无效和期限的影响。专利产品平行进口是各国国内法的问题，与巴黎公约中规定的专利独立性和地域性无关。[20]

从保护贸易自由的角度，法院认为，专利产品每一次交易之前，都需要经过专利权人的同意，就会极大地限制商品的自由流通，从而也将使专利权人的利益受到影响。因此，对专利权人提供超过首次销售以外的控制权是没有必要的。

从默示许可的角度出发，可以认为，购买者是以获得对其意欲购买的商品的处置权为前提才同意购买的。销售者就不得以侵犯专利权为理由禁止购买者行使其所获得的权利，除非双方就地域等问题有明确的限制性约定。

70年代后，日本开始战后经济复苏，制造的商品在国际市场上相对比较物美价廉，在国际市场上具有很强的竞争力，允许平行进口并不会对其国内产业造成太大的冲击，而且从打破垄断、消除贸易壁垒、使消费者享有更多的进口产品选择权的方面来考虑，日本对于平行进口的限制逐渐放宽。[21]

4.4美国法关于专利产品平行进口的立法与司法实践

美国主要是通过联邦专利法来规范专利产品的平行进口的[22]。依据美国专利法第154条a项第一款规定：“专利权包括下列内容：发明的简称、专利权、其继承人或受让人。其他人在美国境内制造、使用、销售该项专利产品，专利权人有禁止的权利；该发明若为方法，专利权人有权禁止他人于美国境内使用、销售或进口该方法所制造的产品。”专利权人依法对专利产品或专利方法享有专有权利，该产品或方法受到美国专利法的保护。未经专利权人同意的平行进口受美国法保护的专利产品的行为，专利权人可以依美国的专利法行使自已的专有权，禁止第三人的侵权的行为。

美国的专利法对专利权耗尽原则没有明文规定，而是通过法院判例建立起来的。在美国，专利权耗尽原则由“首次出售耗尽”、“默认许可”和“制造授权”三种理论组成。这三种理论分别针对不同的情况，但是在具体运用时又往往相互关联、彼此交叉，从而使美国采用的专利权耗尽原则理解起来比较复杂，容易让人产生混淆。

第一，首次出售耗尽。首次出售耗尽是一种独占权行为，主要是指“专利权人或者其被许可人售出专利产品，穷尽了专利权人对该产品的独占权行为，并且从专利权人或者其被许可人那里购买专利产品的人可以不受该专利权的控制，自由使用也可以再次出售该产品，”[23]这个理论是1873年由美国最高法院在对Adams.v.Burke[24]一案的判决中提出的，判决如下：“专利权人或者其被许可人通过销售专利产品而获得了他使用该设备或者装置所获取的专利提成费，购买者可以自由的决定此后如何使用该专利产品，而专利权人不能对该专利产品的使用施加进一步的限制。也就是说当专利权人或者其被许可人销售一种设备时，专利权人就完全可以获得对这种使用的回报，专利独占权不能再控制该产品。”这个理论早于德国创建专利权耗尽原则。[25]

由此可见，美国最高法院在对Adams.v.Burke一案的判决仅涉及了合法售出后的专利产品的使用问题，而美国最高法院1985年对Keller v. Standard Folding-Bed Co.[26]的判决对没有涉及合法售出后的专利产品的再次销售问题做了补充，该法院对Adams v.Burke一案中作出的判决同样适用于对合法售出后的专利产品的再次销售，美国最高法院的这两个判决奠定了美国专利制度中专利权耗尽原则的法律基础。其案例如下：某被控侵权人在密歇根州的专利权人那里购买了专利产品，然后被控侵权人在马萨诸塞州再次销售了该专利产品。专利权人在马萨诸塞州的独占被许可人起诉被控侵权人侵犯了其专利权。最终，美国最高法院在其判决中认定对合法售出后的专利产品的再次销售与使用没有实质性的区别。

第二，默认许可。在美国即使销售的部件或者专用设备本身没有获得专利权，也可以适用默认许可理论，销售的产品本身是否获得专利保护与默认许可的适用没有关系。而当销售的是专利方法的专用设备时，或是某专利产品的零部件时，要免除专利侵权的责任，被控侵权人不能依赖首次销售穷尽理论，因为首次出售穷尽理论只适用于产品专利，而只能主张这个产品的销售隐含了使用、制造、使用专利方法或者销售专利产品的默认许可。如果他人可以由此推定专利权人已经同意他实施其专利，前提是这种推定是正当的。在允许其制造、使用、销售该专利，并且据此实施了这些行为，这被看成是一种许可，可以在专利侵权诉讼中以此进行抗辩，并取决于当时的具体情况对所构成的许可免费或者应当支付费用。由此以后就当事人之间的关系以及就由此而产生的任何诉讼，都认定为合同关系。

第三，制造授权。许可他人制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品是专利权人行使其独占权的常见方式之一。在美国，被许可人可以委托、指使其他的人为其制造专利产品来获得制造专利产品的权利，这种权利不一定由被许可人自己来进行制造行为。在美国专利许可合同中给予“制造授权”是一种很常见的现象，它反映了商业经营和交易的实际需要，如果在一项专利许可合同中，“制造授权”是指专利权人明示或暗示被许可人可以委托他人为其制造专利产品。当专利权人控告某人制造专利产品的行为侵犯了其专利权时，免除侵犯专利权的责任的情形是：如果被控侵权人能够证明其制造行为是通过许可合同获得了被许可人的 “制造授权”，则能免除。 第三方在未得到许可而制造专利产品的情况下，如果其中一部分专利产品是销售给专利权的被许可人，则该部分专利产品的侵权责任可以根据该被许可人享有的“制造授权”而免除，对其余的产品则仍应以侵权行为论处。所以说“制造授权”并不仅限于制造者为被许可人制造专利产品的情况

但是有一点必须要注意，“制造授权”不能适用于“虚假交易”（sham transactions）。美国特拉华州最高法院对du pond Co.v.Shell Oil Co.一案可以说明“制造授权”不能适用于“虚假交易”这个问题：杜邦公司拥有一项方法专利权，这种专利权制造某种化合物。联合碳化物公司想要获得杜邦公司的许可，但是杜邦公司并不给于他许可。于是联合碳化物公司就开始另外一条途径，与壳牌石油公司订立了一个协议，这个壳牌石油公司是杜邦公司的被许可人，杜邦公司的被许可人即壳牌石油公司将其对某种化合物专利产品享有的“制造授权”授权给联合碳化物公司，联合碳化物公司将生产出来的产品全部销售给壳牌石油公司，然后壳牌石油公司再又将专利产品返售给联合碳化物公司。一审法院仅仅从字面上理解认为联合碳化物公司和壳牌石油公司没有侵犯专利权。而美国特拉华州最高法院否定了一审判决，最高院的判决指出：在本案中，联合碳化物公司试图通过精心设计的文字游戏来绕过原许可合同中关于禁止颁发分许可的规定，不能允许这样的一种骗术成为合法的事情。壳牌石油公司实际上只是扮演了一个中间人的角色，这样是不被允许的，应当认定联合碳化物公司和壳牌石油公有侵犯了杜邦公司的专利权。

在当今社会，发达国家己从一开始依赖产品出口，到逐渐依靠技术出口。发展中国家低廉的劳动力吸引了来自世界各地的制造商在发展中国家开工建厂，他们将高技术含量的先进产品和技术含量低的如生活用品等产品的生厂地都迁移到发展中国家，以节约生产成本。之前由于发达国家对其技术在大多数国家都申请专利且获得了保护，因此发展中国家制造商在生产产品之前必须先获得发达国家专利权人的许可，并交付专利许可使用费。而在禁止专利产品平行进口的情况下，发展中国家合法制造的产品出口到其他国家时，还要再次征得许可，支付费用。这样发展中国家必须支付两重费用，其效果类似于关税壁垒，对发展中国家十分不利。