一实质审查程序的启动方式和启动条件
1. 实质审查程序启动的两种方式
由前一章内容可知,发明、实用新型和外观设计专利申请的初步审查在其受理后,由国家知识产权局专利局自行进行初步审查。而发明专利申请的实质审查则与此不同,按照专利法第三十五条第一款的规定,通常发明专利申请的实质审查是应申请人的请求而启动的,国家知识产权局专利局将根据申请人自该发明专利申请的申请日(有优先权要求的,自优先权日)起三年的期限内随时提出的实质审查请求对该专利申请进行实质审查。
但是,专利法第三十五条第二款还规定了发明专利申请实质审查程序的另一种启动方式:国家知识产权局专利局可以依职权对发明专利申请进行实质审查。作出此规定是因为在理论上不能排除有些发明会涉及国家或社会的重大利益,而申请人未意识到或因某种原因尚未提出实质审查请求的情况,为了维护国家利益或社会利益,允许国家知识产权局专利局在这种情况下主动进行实质审查。在这里需要说明的是,虽然专利法第三十五条中规定了两种启动方式,但后一种情况极其罕见,实际上几乎不存在。我国专利法实施二十多年来没有一件发明专利申请是按后一种方式启动实质审查程序的,估计在今后很长一段时间内也未必会出现这种情况,故下面仅针对前一种方式的实质审查启动条件作具体说明。
2. 实质审查程序的启动条件
按照专利法第三十五条第一款以及审查指南的相应规定,申请人请求实质审查的启动条件为三个,其一是提出实质审查请求的期限,其二是以实质审查请求书的方式提出,其三是缴纳实质审查费。
(1)提出实质审查请求的期限
按照专利法第三十五条第一款的规定,发明专利申请提出实质审查请求的期限是自该专利申请的申请日起三年内,对于有优先权要求的发明专利申请来说,该三年期限以该专利申请所要求的最早的优先权日起算。
(2)以实质审查请求书的形式提出实质审查请求
按照审查指南第一部分第一章第6.4.2节的规定,发明专利申请的实质审查请求应当以实质审查请求书的方式提出。实质审查请求书的首页采用国家知识产权局统一印制的表格。
(3)缴纳实质审查费
按照专利法实施细则第九十条和第九十三条的规定,发明专利申请人请求实质审查的,应当在上述允许提出实质审查请求的三年期限内缴纳实质审查费。
如果上述三个条件中有一项未满足,则应申请人请求的实质审查程序就不能启动,直到上述三个条件均满足时,才启动该实质审查程序。
3. 申请人及专利代理人在启动实质审查程序应当进行的工作
由前面所述内容可知,发明专利申请的授权必须经过实质审查程序,而进入实质审查程序通常应由申请人提出实质审查请求。为使发明专利申请正常进入实质审查程序,申请人和专利代理人在此阶段可能要进行四个方面的工作。
(1)提出实质审查请求时机的选择
允许申请人在三年内提出实质审查请求的规定,可以起到鼓励申请人早日提出发明申请的作用。一旦申请人根据其发明构思完成了技术方案,就可向国家知识产权局专利局提出申请,此时只需缴纳申请费,然后可以在该三年期限内进行调查研究,了解市场需求以及专利转让前景,判断该件发明专利申请的价值。如果该项发明确实能取得较大收益时就向国家知识产权局专利局提出实质审查请求,缴纳实质审查费。如果发现该发明专利申请存在着无法挽回的缺陷或经济效益较差时,则可不再提出实质审查请求,从而省下约为申请费三倍的实质审查费。
作为专利代理人,在接受委托代理发明专利申请时,应当帮助委托人分析何时提出实质审查请求最有利。如果该项发明比较成熟,能较早投入市场,且比较容易被竞争对手仿制,则应当尽早提出实质审查请求,甚至在提出专利申请的同时就提出实质审查请求,因为越早提出实质审查请求,则越早进入实质审查程序,从而可以早日授予专利权。如果对该项发明市场前景尚不清楚,或者该发明产品还要经过一段较长时间(如三、四年以上)才有可能在市场上出现,则可以较晚提出实质审查请求,以便有足够的时间对市场需求和本发明的价值进行调查研究,在这之后再确定是否提出实质审查请求。
需要提醒申请人和专利代理人注意的是,如果发明专利申请未在该规定的三年期限内提出实质审查请求,则该发明专利申请将被视为撤回。尽管目前规定了申请人可以在收到国家知识产权局专利局发出的视为撤回通知书之日起两个月内提出权利恢复请求,但这必须是申请人已有过要求实质审查的表示(如提交过实质审查请求书或缴纳过实质审查费)而因为手续不齐全导致视为撤回或者存在着由于非申请人原因造成的正当理由(如邮路耽搁或不可抗力),才允许恢复权利。如果申请人在此三年期限内既未提出过实质审查请求,又未缴纳过实质审查费,也就是没有任何提出实质审查请求的表示,由此导致的视为撤回不会允许恢复,这样会给申请人带来难以弥补的损失,因而作为申请人和专利代理人来说应当十分重视该期限。对于专利代理机构来说,应当在提出发明专利申请后对此允许提出实审请求的三年期限进行监视,在该期限届满前两个月前通知委托人,让委托人最后决定这件专利申请是否提出实质审查请求,以免该专利申请因超出该规定的三年期限而被视为撤回。