美國專利攻防的孫子兵法


 

曾怡穎  

 

對許多企業而言,專利組合是在美國市場保有競爭優勢的最佳利器。專利可以用來作為攻擊競爭對手的劍 - 阻止販售侵害專利的同類產品,或是作為防禦的盾 - 讓競爭對手打消提出專利侵權訴訟的念頭,因為他們必須冒著遭到反訴的風險。美國專利商標局 (USPTO) 的重新領證與複審程序是企業賴以防衛,或削弱競爭對手反擊的有力工具。專利權人可以藉著重新領證更正其美國專利的錯誤,而任何人皆可透過複審檢驗美國專利的效力。

美國生物醫學與製藥大廠輝瑞公司最近利用重新領證程序強化某一與「立普妥 (Lipitor)」有關的重要專利 - 立普妥是醫師常用來治療高膽固醇的處方藥。2003 年,生產立普妥學名藥之印度藥商 Ranbaxy Laboratories Ltd.使得輝瑞的某個專利權項失效。此一失效的專利權項屬於輝瑞的某專利;輝瑞所擁有與立普妥有關的主要專利到期後,該專利也將在 1 年多後到期。輝瑞每年的立普妥銷售金額高達數十億美元,失去 為期1 年多的專利保護儼然是一大挑戰。輝瑞的解決方案是什麼?答案是運用 USPTO 的重新領證程序更正該專利權項。輝瑞於 2007 年年初提出重新領證的申請。2 年後,輝瑞取得更正並且是強度更高的專利權項。

舊金山的公民自由團體「電子前鋒基金會」(EFF)經常運用複審攻訐某些該團體認為會限制網路自由表達空間,或是阻止軟體與網際網路領域創新之專利的效力。EFF 所謂的「打擊專利」計畫除了要找出標的專利外,亦得找出有關的先前技藝,以證明專利無效。一旦確認標的專利與先前技藝,該團體便向 USPTO 提出複審的請求。EFF 已成功挑戰某些專利的效力,例如 Clear Channel 公司的演唱會錄音專利,以及 NeoMedia Technologies 公司的條碼查詢專利。該團體已鎖定其他專利,例如亞馬遜的「一點即通 (one-click)」專利,任天堂的掌上型軟體模擬技術專利,以及 Acacia Technologies 的串流媒體專利。


重新領證的優點

專利權人可藉重新領證更正專利中的各種錯誤。錯誤可能是不慎取得某項未涵蓋專利權人意圖保護之所有揭露之發明內容的專利。2003 年,位於加州比佛利山莊的建材供應商 Brady Construction Innovations, Inc.在與競爭對手 Metal Lite, Inc. 的專利侵權訴訟中敗訴,因為美國地方法院判決 Metal Lite 的產品並未侵害 Brady 的專利。然而 Brady 相信其專利應該涵蓋 Metal Lite 的產品,於是申請重新領證以更正缺失。2007 年 1 月 9 日,USPTO 核準Brady的申請,Brady並於當天向 Metal Lite 提出一新的專利侵權訴訟。

正如一專利可能未完全涵蓋專利權人意圖保護的發明範圍,亦可能發生不慎涵蓋過大範圍的錯誤。例如某發明為先前技藝中所已知,應致使該專利無效。重新領證亦可更正這類的錯誤。1991 年,位於美國奧勒岡州的輸送系統製造商 Keith Manufacturing Co.在與競爭對手 Hallco Manufacturing Co. 的專利侵權訴訟中敗訴,因為 Keith 專利中的某些請求權項涵蓋 Hallco既有 的舊式輸送系統,日期早於 Keith 的發明。Keith 向USPTO提出重新核發發證的請求以縮小原來的申請專利範圍,將 Hallco 的舊式輸送系統排除在外。Keith 取得重新發證的專利後再度控告 Hallco,雙方最後以和解收場。


重新領證的限制

為符合重新領證的資格,專利所有權人必須承認並指出專利中的錯誤。然而可以透過重新領證更正的錯誤有其類型上的限制。

首先,某專利若未完全涵蓋專利權人意圖保護的發明範圍,專利所有權人必須在原專利核發日期後 2 年內提出重新領證並擴大專利範圍的申請才能更正錯誤。在 Brady 控告 Metal Lite 乙案中,Brady 的重新領證專利最後依然無效,因為 Brady 雖然運用重新領證程序擴大原始專利的範圍以期涵蓋 Metal Lite的 產品,但重新領證的申請日和原始專利核發日期的時間已超過 2 年。

再者,即使專利所有權人在 2 年期限之內提出重新領證並擴大專利範圍的申請,仍有可能無法擴大原始專利的範圍,以回復已放棄的請求標的。例如,在申請專利的過程中,專利所有人可能縮小專利範圍以排除某項先前技術。假使專利權人日後認為事實上並無縮小專利範圍以排除某先前技術的必要,或是認為專利範圍過度限縮,USPTO 可能不會允許專利所有人回復已放棄的請求標的。

第三,在專利申請的過程中,專利權人若意圖欺騙 USPTO 作出不實陳述,或未向 USPTO 提供相關先前技術的資訊,專利權人恐不得透過重新領證的方式更正此一不公平行徑。最後,只有專利權人可就其所擁專利請求重新領證,但重新領證的程序一旦開始,第三方即可提起異議說明該專利中的任何權項為何不具可專利性。第三方除了提出異議外,不得參與重新領證的審查程序。